Dictamen: Utilización de marca ajena como keywords

Se conoció el dictamen del Procurador en el caso “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca”.

En la instancia anterior, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal había modificado parcialmente la sentencia de Primera Instancia y, en consecuencia, hecho lugar a la demanda por competencia desleal e infracción marcaria por la utilización no autorizada de las marcas notorias de la parte actora: “organización veraz” y “veraz”, como palabras clave en el servicio publicitario de Google Inc. (enlaces patrocinados “Adwords”).

En pocas palabras, Google Adwords es un sistema de enlaces patrocinados en Internet ofrecido por Google Inc. y que sirve como una herramienta publicitaria para aumentar las visitas a los sitios web e incrementar las ventas de los productos y servicios allí anunciados. Para ello, es necesario que previamente el anunciante elija una cantidad de keywords (palabras clave) que sirvan de vínculo con el interés del usuario a fin de que al ingresar en el motor de búsqueda dicha keyword se encuentre con la publicidad del sitio web del anunciante por encima de los resultados de búsqueda orgánicos o a la derecha, bajo la denominación de “enlaces patrocinados”.

Por lo anterior, condenó a la demandada al pago de la suma de tres millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($3.36.468) más intereses. Brevemente, para llegar a tal decisión la Cámara comenzó por aclarar que no se hallaba controvertida la utilización por parte de la demandada, de las mencionadas denominaciones marcarias como keywords en los términos ya mencionados. Por el contrario, entendió que la discusión del caso estaba en establecer si aquel empleo de marca ajena significaba una infracción marcaria en los términos de la Ley N° 22.362 de Marcas y un acto de competencia desleal. Subrayó que existía una gran discrepancia doctrinaria en cuanto a si debe o no considerarse la utilización de marca ajena en keywords como una infracción marcaria.

Ante la falta de jurisprudencia nacional sobre el tema,  la Cámara recordó y analizó la postura de otros países. Por un lado, la norteamericana en cuanto a la tendencia jurisprudencial por considerar esa práctica como un uso comercial y, por ende, el titular marcario se encontraba facultado para prohibir a su competidor dicha utilización. Por el otro lado, la europea en cuanto a que se considera que esa utilización implica un “uso en el tráfico económico” ya que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro lo cual permite al titular de una marca a prohibir a su competidor su uso en tanto dicho uso produjera un efecto adverso sobre algunas de las funciones de la marca. Así, luego de analizar las marcas de la actora, las calificó como marcas notorias y concluyó que la demandada había incurrido en una infracción marcaria, ya que las había utilizado con el único fin de aprovecharse del prestigio y renombre ajeno.

El Procurador resaltó que, a su entender, para que se configure la transgresión del derecho marcario se necesita que la utilización de las keywords en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario. Agrega que se entiende por confusión directa cuando el consumidor confunde un producto con otro de idéntica o similar clase. Y, por confusión indirecta, cuando se genera en el consumidor la convicción de que los productos o servicios en cuestión tienen el mismo origen. Cita luego el artículo 6 bis del Convenio de París (marca notoriamente conocida respecto de productos) y el acuerdo sobre los ADPIC.(amplía el concepto y lo extiende a los servicios). Luego se mueve hacia la dilución marcaria y habla de que la pérdida de poder distintivo de una marca notoria y el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno aparecen como efectos de ese “vínculo” o conexión ilegítima que se provoque en el público consumidor.

Al analizar la utilización de una marca notoria ajena como palabra clave en el buscador, resalta que debe analizarse en relación a su efecto en la apreciación del usuario medio, normalmente informado y razonablemente atento, con cierta aptitud para interpretar la información que se le facilita. Para ello, establece a modo ejemplificativo, ciertos criterios de apreciación, la estructura del anuncio patrocinado, la posibilidad de distinción entre éste y los resultados orgánicos de búsqueda, así como otros componentes del diseño de la página de resultados del motor de búsqueda que puedan provocar la probabilidad de confusión o conexión.

Por lo anterior, considera que la Cámara se apartó de la correcta interpretación del derecho federal que requiere verificar la probabilidad de confusión o, al menos, una conexión o vínculo con el titular de la marca. Ergo, dictamina dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver la causa al tribunal de origen para que examine los hechos y valore la prueba conforme lo aquí señalado.

 

Este artículo es un breve comentario sobre temas de interés general y novedades legales en Argentina. En este sentido, no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.

 

 

Autor: 

Ignacio Sáenz Valiente 

Socio | Asesoramiento Corporativo y Reorganizaciones Societarias

ivaliente@svya.com.ar

 

You may also like...